BGH zur Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der „Wunderbäume“

In seiner Entscheidung „Wunderbaum II“ (BGH Urteil vom 02. 06 2016 (I ZR 75/15) stellt der BGH fest, dass auch eine Nutzung der Marke im Ausland für die Frage der Kennzeichnungskraft bzw. der Bekanntheit der Marke relevant sein kann. Voraussetzung ist hierfür, dass die Marke den Verkehrskreisen im Ausland begegnet.

Hintergrund

Die Klägerin vertreibt seit den 1960er Jahren die typischerweise von Autorückspiegeln hängenden Lufterfrischer in Tannenbaumform und lizenziert diese weltweit. Der Marktanteil im Segment der Lufterfrischer aus Papier lag im Jahr 2012 bei über 50 %. Allein in Deutschland werden jährlich ca. 8 Mio. Stück verkauft. Zugunsten der Klägerin sind u.a. für „Air freshening preparations“ verschiedene Marken eingetragen, die die Tannenbaumform schützen, u.a nachfolgende IR-Bildmarke. Die Beklagte vertreibt ebenfalls Duftbäume, allerdings nicht in Tannenbaum, sondern in Form eines Laubbaumes. Die Form eines solchen hat sie in 2007 für „Deodorant (other than personal use) and air freshening preparations“ als IR Wort-Bild-Marke, basierend auf einer nationalen polnischen Marke eingetragen lassen. 

Die Klägerin verlangte von der Beklagten die Einwilligung in die Schutzentziehung dieser Marke für das Gebiet der Bundesrepublik, die diese verweigert und argumentiert hatte, es bestünde keine Verwechslungsgefahr.

Vorinstanzen

Vor dem LG München I und dem OLG München war die Klägerin zuvor bereits gescheitert. Sie stützte ihre Klage auf § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MarkenG. Beide Gerichte maßen der Klagemarke jedoch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu und lehnten daher auch das Bestehen markenrechtlicher Verwechslungsgefahr ab. Aus Sicht der Instanzgerichte sei die Klagemarke auch nicht bekannt i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Maßgeblich für Land- und Oberlandesgericht war eine Studie von Infratest, der zufolge nur 31,5 % der Befragten den Tannenbaum-Lufterfrischer einem bestimmten Hersteller zuordneten, während weitere 31,5% dachten, dieser Duftbaum würde von verschiedenen Herstellern vertrieben. Diesen Umstand sahen die Vorinstanzen als derart relevant an, dass sie die anderen Faktoren, mit denen die Klägerin die gesteigerte Kennzeichnungskraft und auch den Schutz der Bekanntheit einer Marke begründet hatte, keine Bedeutung beimaß.

BGH-Entscheidung

Der BGH sah dies anders. Der Studie sei durch die Vorinstanz eine zu große Bedeutung beigemessen worden:

„Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen. Die Prüfung hat anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht dagegen anhand genereller und abstrakter Angaben, wie etwa von festen Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kennzeichnungsmittel bei den beteiligten Verkehrskreisen.“

Die Vorinstanzen haben die anderen relevanten Umstände, wie Werbeetat oder Marktanteil, nicht genug berücksichtigt. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei auch die Verbreitung der Marke in anderen Ländern durchaus zu berücksichtigen. Zwar käme es sowohl für die Kennzeichnungskraft als auch die Ermittlung der Bekanntheit nur auf deutsche Verkehrskreise an. Diese können jedoch auch im Ausland auf Reisen mit der Marke in Berührung gekommen sein, weshalb auch die Verbreitung im Ausland eine Rolle spielen kann.

Die Infratest-Studie sei dagegen als Argument untauglich, da sie bereits 1999 durchgeführt wurde. Maßgeblicher Zeitpunkt ist jedoch grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke, hier also der 27. Juni 2007. Des Weiteren seien damals lediglich 314 Personen befragt worden. Nach der BGH-Rechtsprechung muss einem Gutachten eine ausreichend große Stichprobe (mindestens 1.000 Personen) zugrunde liegen, damit es berücksichtigt werden kann. Davon abgesehen hielt der BGH einen Anteil der Befragten von 31,5 %, die die Marke als zu einem bestimmten Hersteller zugehörig erkannten, für groß genug, um als Argument für die gesteigerte Kennzeichnungskraft und die Bekanntheit dienen zu können.

Zustimmung fand das Berufungsgericht dagegen darin, dass die Marke nicht wie von der Beklagten behauptet das Produkt beschreibe, weil das Produkt zufällig genauso geformt ist wie das Markenbild. Beschreibende Anklänge einer Marke können die Kennzeichnungskraft zwar schwächen, was wiederum die Verwechslungsgefahr reduziert. Dies ist aber nicht der Fall, wenn es einiger Überlegung bedarf, um den beschreibenden Gehalt zu erkennen. So ist es im vorliegenden Fall: Der Verbraucher schließt nicht automatisch von Tannenbaum auf Lufterfrischer; diese Form ist nicht funktionsbedingt vorgegeben.

Ausblick

Der BGH hat die Sache an das OLG München zurückverwiesen, das nun unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände zu ermitteln hat, ob die Kennzeichnungskraft der Klagemarke gesteigert ist oder ob die Marke Bekanntheitsschutz für sich in Anspruch nehmen kann. Bei der Ermittlung der Kennzeichnungskraft einer Marke bzw. deren Bekanntheit kann zukünftig in geeigneten Fällen auch auf ausländische Nutzungshandlungen abgestellt werden, soweit den angesprochenen Verkehrskreisen die Marke im Ausland begegnet.

 

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Practice Group: Gewerblicher Rechtsschutz & Medien