„Coca Cola“ gewinnt gegen „Master“

14.12.2017

Mit seinem Urteil vom 7. Dezember 2017 hat sich das Gericht der Europäischen Union (EuG) (erneut) auf die Seite von The Coca-Cola Company (Coca-Cola) gestellt und entschieden, dass die Gefahr des „Trittbrettfahrens“ in Bezug auf das Zeichen „Master“ bestehe (Rechtssache T-61/16). Damit hob das EuG die Entscheidung der Vorinstanz zum zweiten Mal in diesem Fall auf. Gegen das Urteil des EuG kann vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) vorgegangen werden.

Im Jahr 2010 hatte das syrische Unternehmen Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) die Eintragung der Marke  

für diverse Lebensmittel und Getränke in den Klassen 29, 30 und 32 beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) beantragt. Dem widersprach Coca-Cola auf der Grundlage von vier Unionsmarken

, ,  und sowie einer UK-Marke

für u.a. nicht-alkoholische Getränke. Coca-Cola behauptete, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen, und die Benutzung der angemeldeten Marke nutze die Wertschätzung der älteren Marken aus (Artikel 8(1)(b) und (5) Unionsmarkenverordnung [UMV]). Zudem reichte Coca-Cola folgende Auszüge von Miticos Webseite hinsichtlich der angeblichen Benutzung der angemeldeten Marke ein:

 ,  und  .

Der Widerspruch und die Beschwerde von Coca-Cola vor der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO wurden zurückgewiesen, mit der Begründung, es fehle mangels Ähnlichkeit der Zeichen an einer Verwechslungsgefahr (trotz identischer Waren). Da die Zeichen nicht ähnlich seien, würden die Verbraucher die Marken auch nicht geistig verbinden, was für Artikel 8(5) UMV erforderlich ist. Die von Coca-Cola eingereichten Unterlagen zur gegnerischen Benutzung des Zeichens wurden außer Acht gelassen. In seinem ersten Urteil vom 11. Dezember 2014 hob das EuG die von Coca-Cola angefochtene Entscheidung des EUIPO auf (Rechtssache T-480/12). Dem EuG zufolge wiesen die Zeichen bildliche Ähnlichkeiten nicht nur aufgrund der „Schlange“ unter den Anfangsbuchstaben, sondern auch dank der Verwendung einer in der heutigen Geschäftswelt unüblichen Schriftart („Spencer“-Schrift) auf. Die daraus folgende - wenn auch geringe - Zeichenähnlichkeit genüge nach dem EuG der ersten Bedingung von Artikel 8(5) UMV, nämlich dass die Verbraucher eine geistige Verbindung zwischen den Zeichen herstellen. Insofern wies das EuG den Fall zurück an das EUIPO, das die weiteren Bedingungen von Artikel 8(5) UMV prüfen sollte, nämlich ob die Benutzung der angemeldeten Marke die Wertschätzung der älteren Marken von Coca-Cola ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Dabei sollte das EUIPO die eingereichten Nachweise berücksichtigen.

Die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO wies die Beschwerde von Coca-Cola erneut zurück. Zwar war die Bekanntheit der älteren Marken für nicht-alkoholische Getränke unbestritten, das EUIPO sah jedoch keine ernsthafte Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke diese Bekanntheit ausnutze. Die eingereichten Unterlagen belegten keine Benutzung der angemeldeten Marke (wie auf der Webseite dargestellt) in der EU. Die bloße Anmeldung des Zeichens als Unionsmarke (in einer anderen Form als auf der Webseite) hieße nicht, dass Mitico die Produkte genauso vermarkten werde wie in Syrien und im Nahen Osten. Weiter habe Coca-Cola nicht gezeigt, welches Image seiner älteren Marken auf die angemeldete Marke übertragen werde (insbesondere in Bezug auf andere Waren als nicht-alkoholische Getränke).

Das EuG stimmte dem nicht zu und hob die Entscheidung des EUIPO erneut auf. Das Gericht stellte zunächst klar, dass „Master“ das unterscheidungskräftige und dominante Element der auf Miticos Webseite benutzten Marke „Master Cola“ sei und es sich damit um Benutzung der angemeldeten Marke („Master“) handle. Das EUIPO hatte eingewandt, dass die Eintragung einer Unionsmarke wegen Artikel 8(5) UMV nicht aufgrund von Handlungen außerhalb der EU zurückgewiesen werden könne. Andernfalls würde das im Markenrecht geltende Territorialitätsprinzip ausgehebelt. Das sah das Gericht anders. Die tatsächliche Benutzung eines angemeldeten Zeichens außerhalb der EU dürfe als Grundlage für einen logischen Rückschluss dafür berücksichtigt werden, wie die angemeldete Marke voraussichtlich in der EU benutzt werde. Dadurch könne festgestellt werden, ob die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung einer älteren Unionsmarke in der EU bestehe. Grundsätzlich könne aus der Anmeldung einer Unionsmarke abgeleitet werden, dass der Inhaber beabsichtige, seine Waren in der EU zu vermarkten. Dem EuG zufolge sei absehbar, dass Mitico seine Webseite nach Eintragung der angemeldeten Marke entsprechend abändern werde. Mangels (weder gegenteiliger noch sonstiger) Angaben seitens Mitico zu seinen wirtschaftlichen Absichten in der EU würden die Nachweise prima facie zu dem Ergebnis führen, dass die nicht-hypothetische zukünftige Gefahr einer unlauteren Ausnutzung in der EU vorliege.

Das EUIPO hatte zudem argumentiert, dass die zusätzlichen Elemente, welche für die Präsentation außerhalb der EU benutzt werden (nämlich das rote Label mit der weißen Aufschrift „Master Cola“, die typische Form des Behälters und der rote Verschluss), in der EU möglicherweise nicht benutzt werden würden. Das Gericht erkannte an, dass diese Elemente eine gewisse Rolle dafür spielen könnten, dass die Verbraucher die Marken (in einer schädlichen Weise) miteinander verbinden. Allerdings hatte das EuG bereits in seinem ersten Urteil festgestellt, dass die Marken allein aufgrund der bildlichen Ähnlichkeit („Schlange“ und „Spencer“-Schriftart) als insgesamt ähnlich angesehen werden könnten. Dem Gericht zufolge würde die eventuelle Benutzung der zusätzlichen Elemente den logischen Rückschluss hinsichtlich der Gefahr des „Trittbrettfahrens“ bekräftigen. Eine solche Benutzung sei jedoch keine erforderliche Bedingung für einen solchen Rückschluss.

Im Rahmen eines „obiter dictum“ äußerte sich das EuG zudem zu der Einschätzung des EUIPO, dass Coca-Cola nicht dargelegt habe, welches Image seiner älteren Marken auf die angemeldete Marke übertragen werde. Coca-Cola hatte zum Nachweis der Bekanntheit seiner Marken u.a. ein Buch sowie eine Studie von „Superbrands“ vorgelegt, wonach Coca-Cola mit einem Wiedererkennungswert von 94% die weltweit bekannteste Marke sei und dank innovativer Marketingkampagnen Werte wie Optimismus, Zusammengehörigkeit und Glaubwürdigkeit vermittle. Aus diesen Unterlagen sei erkennbar, welches Image auf die angemeldete Marke übertragen werde. Insofern sei die Annahme des EUIPO falsch. Zudem kritisierte das Gericht die Erkenntnis des EUIPO, dass es sich bei den übrigen Waren in den Klassen 29 und 30 nicht um Getränke handle, und Coca-Cola für diese Produkte nicht bekannt sei. Dazu verwies das EuG auf Rechtsprechung, wonach gewisse Marken eine Bekanntheit erlangt hätten, die über die Konsumenten der Waren hinausgehe, für welche die Marke bekannt sei. In diesen Fällen würden Verbraucher trotzdem eine Verbindung zwischen den Marken herstellen. Dies sei auch vorliegend der Fall, was dem Gericht zufolge durch die Studie von „Superbrands“ belegt werde.

Festzuhalten ist, dass die tatsächliche Benutzung eines angemeldeten Zeichens außerhalb der EU als Grundlage für einen logischen Rückschluss dafür berücksichtigt werden kann, wie die angemeldete Marke voraussichtlich in der EU benutzt wird. Dadurch kann festgestellt werden, ob die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung einer älteren Unionsmarke in der EU besteht. Falls der Markeninhaber keine (gegenteiligen) Angaben zu seinen wirtschaftlichen Absichten in der EU macht, können entsprechende Nachweise prima facie zu dem Ergebnis führen, dass die nicht-hypothetische zukünftige Gefahr einer unlauteren Ausnutzung in der EU vorliegt.

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Practice GroupGewerblicher Rechtschutz & Medien