Know-how-Schutz im Franchising

13.10.2015

 

Besserung durch den EU-Richtlinienentwurf zum Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen?

1.             Hintergrund

Die Übertragung von Know-how stellt meist ein zentrales, wenn nicht sogar das wesentliche Element eines Franchisevertrags dar. Das Franchisesystem lebt von der Weitergabe des Know-hows vom Franchisegeber an die Franchisenehmer, die das Know-how zur systemeinheitlichen Umsetzung des Franchisekonzepts einsetzen. Das Know-how des Franchisegebers wird dem Franchisenehmer in der Regel insbesondere in Form des Franchisehandbuchs zur Verfügung gestellt sowie im Rahmen von Schulungen vermittelt.

Der Begriff des Know-hows wird dabei regelmäßig weit verstanden als Gesamtheit der nicht patentierten, praktischen Kenntnisse des Franchisegebers von bestimmtem kommerziellen Wert, der dadurch entsteht, dass die Kenntnisse geheim, wesentlich und identifiziert sind und auf Erfahrungen und Erprobungen des Franchisegebers beruhen. Damit umfasst der franchiserechtliche Know-how-Begriff nicht nur technisches, sondern auch und vor allem geschäftliches Know-how für den Betrieb von Franchisebetrieben nach dem vorgegebenen Franchisekonzept.

Das Vorhandensein von speziellem Know-how ist neben der Wahrung des Rufs und der Einheitlichkeit des Franchisesystems Voraussetzung und Grund für bestimmte kartellrechtliche Privilegien von Franchiseverträgen wie z. B. für die langfristigen Wettbewerbsverbote über fünf Jahre hinaus.

2.             Bisherige Schutzmechanismen

Zum Schutz des überlassenen Know-hows kann der Franchisegeber dem Franchisenehmer umfangreiche vertragliche Geheimhaltungspflichten – auch über die Beendigung des Franchisevertrags hinaus – auferlegen. Darüber hinaus folgt das Verbot der nachvertraglichen Nutzung des Know-hows aus § 90 HGB, der auf Franchiseverträge regelmäßig analog angewandt werden kann. Analog § 90 HGB darf der Franchisenehmer Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihm anvertraut oder als solche durch seine Tätigkeit als Franchisenehmer bekannt geworden sind, auch nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen, soweit dies nach den gesamten Umständen der Berufsauffassung eines ordentlichen Kaufmanns widersprechen würde. Die Geheimhaltungspflicht entfällt jedoch, wenn das mitgeteilte Know-how nicht mehr geheim ist, weil es allgemein bekannt geworden ist oder leichter Zugang zum Know-how des Franchisegebers besteht.

Verletzt der Franchisenehmer die Geheimhaltungspflicht, kann sich ein Schadensersatzanspruch des Franchisegebers aus § 280 Abs. 1 BGB ergeben. Oft sieht der Franchisevertrag zusätzlich ein Vertragsstrafeversprechen des Franchisenehmers für den Fall der Verletzung seiner Geheimhaltungsverpflichtung vor. Gegebenenfalls kann auch ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht vorliegen, verbunden mit der Folge des strafbaren Geheimnisverrats (§§ 3, 17 UWG). Schließlich besteht in Einzelfällen möglicherweise ein deliktischer Schadensersatzanspruch des Franchisegebers aus § 823 Abs. 1 BGB wegen eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Franchisegebers oder aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 17 UWG. Zudem kann die Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtung einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung des Franchisevertrags darstellen.

Obwohl damit eine Reihe von Schutzmechanismen zur Verfügung stehen, gestaltet sich der Schutz des Know-hows in der Praxis oft schwierig. Zum einen lassen sich der Umfang und die Grenzen des geschützten Know-hows des Franchisegebers oft nicht eindeutig definieren. Zum anderen sind dem Franchisenehmer Verstöße gegen die Geheimhaltungspflicht in den meisten Fällen nur schwer nachweisbar. Problematisch sind dabei insbesondere Fälle, in denen ein Franchisenehmer nach der Beendigung des Franchisevertrags einen Geschäftsbetrieb nach einem ähnlichen Konzept betreibt (was ihm nach den Vorgaben des Kartellrechts höchstens für einen Zeitraum von einem Jahr gegen eine Entschädigungszahlung untersagt werden kann) und in diesem Zuge das von Franchisegeber erworbene Know-how an Dritte weitergibt.

3.             EU-Richtlinienentwurf zum Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es auf Grundlage der Entwürfe für eine Know-how-Richtlinie der EU Hoffnung für Franchisegeber gibt, dass der Know-how-Schutz in Zukunft effektiver ausgestaltet werden kann. Die EU-Kommission legte im Rahmen der Leitinitiative „Innovationsunion“ einen Richtlinienentwurf zum Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen vor, der vom Ministerrat durch einen Kompromissvorschlag ergänzt worden ist. Kernziele sind die Schaffung eines EU-weit einheitlichen Schutzniveaus für Know-how sowie die Schaffung von prozessualen Instrumenten, die einen effektiven Schutz des Know-hows in streitigen Auseinandersetzungen sicherstellen.

Als Know-how schutzfähig sind nach der Definition des Richtlinienentwurfs Informationen, die (i) geheim, (ii) von kommerziellem Wert und (iii) Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind. Insbesondere aus dem Erfordernis der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen dürften sich in der Zukunft erhöhte Anforderungen an den Know-how-Schutz ergeben. Entscheidend wird nicht allein der subjektive Geheimhaltungswille des Franchisegebers sein, sondern die objektive Einhaltung angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen.

In diesem Zusammenhang wird von der Rechtsprechung zu klären sein, welche Maßnahmen für die Geheimhaltung konkret getroffen werden müssen. Dabei wird es für die Frage, ob eine Maßnahme als angemessen angesehen werden kann, um das Know-how geheim zu halten, entscheidend auf die Umstände des Einzelfalls ankommen. Ein Blick in andere Länder wie etwa die USA und Japan zeigt, dass beispielsweise eine Kosten-Nutzen-Analyse der jeweiligen Geheimhaltungsmaßnahme Berücksichtigung finden kann. Darüber hinaus werden voraussichtlich nicht nur vertragliche Schutzvorkehrungen, sondern auch physische Zugangsbeschränkungen und Vorkehrungen zu berücksichtigen sein.

Der Franchisegeber sollte sich deshalb darauf einstellen, dass eine Besserung des Know-how-Schutzes nur für solche Bestandteile des lizenzierten Know-hows in Aussicht steht, das dem Know-how-Begriff des Richtlinienentwurfs entspricht. Dazu wird der Franchisegeber sich vergegenwärtigen müssen, welches Know-how besonders schutzbedürftig ist (z. B. spezielle Rezepturen für bestimmte Vertragsprodukte in der Systemgastronomie) und dieses Know-how besonderen Geheimhaltungsmaßnahmen unterwerfen. Dazu sollte vertraglich sichergestellt werden, dass nicht nur die Franchisenehmer, sondern auch deren Mitarbeiter strafbewehrten Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen. Zudem sollten tatsächliche Zugangsbeschränkungen eingerichtet werden, die je nach Schutzbedürftigkeit des Know-hows abgestuft sein können. In Betracht kommt etwa die verschlüsselte Weitergabe von besonders relevantem Know-how, sodass nur besonders Berechtigte Zugang zu dem schutzwürdigen Know-how erlangen. Sowohl die Aufbewahrung als auch die Vervielfältigung und das Löschen relevanter Dokumente und sonstiger Materialien sollten eindeutig geregelt werden. Darüber hinaus sollten die Maßnahmen zum Know-how-Schutz ausdrücklich in den Franchisenehmerschulungen thematisiert werden, um im gesamten Franchisesystem ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen.

4.             Fazit

Für Franchisesysteme hätte eine Know-how-Richtlinie auf der Grundlage des Kommissionsentwurfs aufgrund der hohen Anforderungen an schutzfähiges Know-how voraussichtlich nur dann positive Wirkungen, wenn der Franchisegeber das besonders schutzbedürftige Know-how identifiziert und überprüft, ob dieses Know-how innerhalb des Franchisesystems angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen unterliegt. Gegebenenfalls müssten die Geheimhaltungsmaßnahmen angepasst werden.

 

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie gerne: Dr. Karl Rauser oder Prof. Dr. Karsten Metzlaff  
Practice Groups: Vertriebs- & Franchisesysteme, E-CommerceGewerblicher Rechtsschutz 
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