US Supreme Court schränkt fliegenden Gerichts­stand in Patent­sachen ein

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat in seinem Urteil vom 22.05.2017 (Docket No. 16-341, online abrufbar hier) entschieden, dass US-amerikanische Unternehmen Patentverletzungen nur dann in einem anderen US-Bundesstaat als dem Sitzstaat des Beklagten geltend machen können, wenn der Beklagte in diesem Bundesstaat eine fest eingerichtete Betriebsstätte hat. Damit hat der Oberste Gerichtshof den „fliegenden Gerichtsstand“ in Patentverletzungsklagen stark eingeschränkt.

Hintergrund

Gemäß der hergebrachten US-amerikanischen Rechtspraxis konnten Patentverletzungsklagen in jedem US-Bundesstaat erhoben werden, in dem patentverletzende Handlungen vorgenommen werden. Dieser „fliegender Gerichtsstand“ bot Klägern viel Freiheit bei der Wahl des Gerichtsstands (sogenanntes „Forum Shopping“). Die Freiheit wurde gerne genutzt, da die Gerichtsstände der verschiedenen US-Bundesstaaten in Patentstreitsachen unterschiedlich beliebt sind. Als klägergünstig gilt insbesondere der Eastern District of Texas, bei dem in jüngerer Zeit mehr als ein Drittel aller US-Patentklagen anhängig gemacht wurden.

Insbesondere für kommerzielle Patentverwerter ohne eigenes operatives Geschäft („non-practicing entities“, kurz: „NPE“ genannt) war es deshalb üblich, das eigene Patentportfolio unabhängig von dem Sitz des Beklagten durch Klagen in dem Eastern District of Texas zu verwerten, sofern dort patentverletzende Produkte verkauft wurden.

Der Oberste Gerichtshof hat dieser Praxis nun in seinem Urteil „TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC“ (16-341) einen Riegel vorgeschoben.

Die Entscheidung

In dem Fall, den der Oberste Gerichtshof zu entscheiden hatte, hatte die Klägerin die Beklagte vor dem District Court des District of Delaware wegen einer angeblichen Patentverletzung verklagt. Die Beklagte beantragte die Verlegung an ein Gericht in ihrem Sitzstaat Indiana. Die Gerichte in Delaware seien gemäß 28 U. S. C. §1400(b) örtlich unzuständig, da die Beklagte in Delaware weder ansässig („resident“) sei, noch eine fest eingerichtete Betriebsstätte („regular and established place of business“) unterhalte.

Die Beklagte scheiterte mit ihrem Verlegungsantrag vor dem District Court in Delaware und vor dem Federal Circuit. Die Beklagte legte Rechtsmittel zu dem Obersten Gerichtshof ein und erhielt Recht.

Der Oberste Gerichtshof entschied, dass ein beklagtes Unternehmen nur in dem Bundesstaat ansässig („resident“) im Sinne von 28 U. S. C. §1400(b) sei, in dem es seinen registrierten Sitz hat („state of incorporation“). Die Vorschrift 28 U.S.C. §1391(c), für die eine großzügigere Definition von „residency“ anerkannt ist, sei auf Patentverletzungsklagen nicht anwendbar. 28 U.S.C. §1391(c) gelte zwar gemäß seinem Wortlaut für alle zivilrechtlichen Verfahren, ändere aber nichts an der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs aus dem Verfahren Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp, gemäß welcher „residency“ in Patentverletzungsklagen nur in dem Bundesstaat des registrierten Sitzes gegeben ist.

Bewertung

Auch wenn der in TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC entschiedene Sachverhalt weder eine NPE, noch eine Klage in dem Eastern District of Texas betraf, ist die Praxiswirkung der Entscheidung für die Patentverwertung in den USA enorm.

Die Entscheidung schränkt die Freiheit von Klägern bei der Wahl des Gerichtsstands in Patentverletzungsverfahren erheblich ein. Es steht deshalb zu erwarten, dass die Auslastung der als klägergünstig geltenden Gerichtsbezirke, etwa in dem Eastern District of Texas, messbar zurückgeht. Gleichzeitig könnten in Zukunft häufiger Patentverletzungsklagen bei den Gerichten des Bundesstaates Delaware anhängig werden, in dem überproportional viele Unternehmen ihren registrierten Sitz haben. Prognosen des Interessenverbands Unified Patents sehen einen Rückgang der Einreichungen von Patentverletzungsklagen in Höhe von 69 Prozent in dem Eastern District of Texas und einen Anstieg um 230 Prozent in Delaware und um fast 300 Prozent im Northern District of California vorher.

Außerdem ist nicht unwahrscheinlich, dass sich in als klägerfreundlich geltenden Gerichtsbezirken zukünftig vermehrt Patentverletzungsklagen gegen dort ansässige Einzel- oder Zwischenhändler richten werden.

Schließlich ist erwähnenswert, dass weltweit verschiedene Rechtsordnungen, die in Patentstreitsachen einen fliegenden Gerichtsstand aufweisen, mit einem intensiven Forum Shopping durch NPEs konfrontiert sind. Der Pflock, den der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC hinsichtlich des fliegenden Gerichtsstands in Patentverletzungsklagen eingeschlagen hat, wird deshalb international mit Interesse wahrgenommen werden.