Die dreidimensionale Form des Produkts "4 Finger KitKat" von Nestlé muss durch das EUIPO neu geprüft werden

In seinem Urteil vom 25. Juli 2018 (verbundene Rechtssachen C 84/17 P, C 85/17 P und C 95/17 P) hat der Gerichtshof der Europäischen Union ("EuGH") in der Frage der erworbenen Unterscheidungskraft von Formmarken Klarheit geschaffen. In seiner Entscheidung bestätigte der EuGH eine frühere Entscheidung des Europäischen Gerichts ("EuG") und stellte fest, dass die Zweite Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum ("EUIPO") zu Unrecht festgestellt habe, dass die Société des produits Nestlé SA ("Nestlé") eine erworbene Unterscheidungskraft durch Benutzung ihres vierfingrigen "KitKat"-Riegels "in der gesamten Europäischen Union" durch die Erbringung von Nachweisen für 10 von (damals) 15 EU- Mitgliedstaaten nachgewiesen habe, ohne festzustellen, ob diese Marke in den übrigen Mitgliedstaaten eine solche Unterscheidungskraft erlangt hat. Jetzt ist wieder das EUIPO am Zug, das die Beweise neu bewerten muss.

Diese Streitigkeit geht auf das Jahr 2007 zurück, als Cadbury Schweppes plc (später Cadbury Holdings, jetzt Mondelēz) beim EUIPO einen Antrag auf Nichtigerklärung der dreidimensionalen Unionsmarke (EUTM) von Nestlé unter anderem für Süßwaren und Kekse der Klasse 30 mit der Begründung einreichte, die fragliche Marke habe keine originäre Unterscheidungskraft. Im Jahr 2011 gab die Nichtigkeitsabteilung diesem Antrag statt und erklärte die fragliche Marke für ungültig. Auf Beschwerde von Nestlé hob die Zweite Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf. Sie vertrat die Auffassung, dass die fragliche Marke zwar keine originäre Unterscheidungskraft für die eingetragenen Waren besitze, Nestlé jedoch nachgewiesen habe, dass sie durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.

Mondelēz erhob Klage auf Aufhebung der fraglichen Entscheidung, und im Jahr 2016 hob das EuG die Entscheidung der Beschwerdekammer in ihrer Gesamtheit auf. Es stellte fest, dass die Beschwerdekammer die Prüfung der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft der fraglichen Marke nicht ordnungsgemäß durchgeführt habe, da sie die Wahrnehmung dieser Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise in Belgien, Griechenland, Irland und Portugal nicht berücksichtigt und die von Nestlé vorgelegten Beweismittel in Bezug auf diese Mitgliedsstaaten nicht überprüft habe.

Beide Parteien, wie auch das EUIPO, legten gegen die Entscheidung des EuG Rechtsmittel ein, und der EuGH wies alle drei Rechtsmittel aus unterschiedlichen Gründen zurück. Das Rechtsmittel von Mondelēz wurde als unzulässig zurückgewiesen, da Mondelēz vor dem EuG obsiegt hatte. Das Rechtsmittel von Mondelēz richte sich nicht gegen die Entscheidungsformel des angefochtenen Urteils des EuG, sondern nur gegen die Urteilsgründe. Die Rechtskraft eines Urteils erstrecke sich lediglich auf die Gründe eines Urteils, die den Tenor trügen, so dass Mondelēz die gleichen Argumente vorbringen könne, auch wenn diese zuvor vom EuG abgewiesen worden seien. Die Rechtsmittel von Nestlé und der EUIPO wurden als unbegründet zurückgewiesen.

Der EuGH räumte zunächst ein, dass es nach dem von Nestlé und dem EUIPO angeführten Urteil in der Rechtssache Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (C-98/11 P) unangemessen wäre, den Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch eine Marke für jeden einzelnen Mitgliedstaat zu verlangen. Der EuGH stellte jedoch klar, dass dies nicht bedeutet, dass es ausreicht, die erworbene Unterscheidungskraft durch Benutzung in einem wesentlichen Teil der EU nachzuweisen. Nach dem EuGH ist zu unterscheiden zwischen den zu beweisenden Tatsachen (d.h. dem Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung) einerseits und den zum Nachweis dieser Tatsachen geeigneten Beweismitteln andererseits.

Ferner hat der EuGH entschieden, dass es nicht erforderlich ist, dass der Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung in jedem einzelnen Mitgliedstaat durch gesonderte Nachweise nachgewiesen wird. Tatsächlich sei es denkbar, dass Beweismittel Aussagekraft für mehrere Mitgliedstaaten (z.B. wenn mehrere Mitgliedstaaten im gleichen Vertriebsnetz zusammengefasst und wie ein und derselbe nationale Markt behandelt werden, oder wenn aufgrund der geographischen, kulturellen oder sprachlichen Nähe zwischen zwei Mitgliedstaaten die maßgeblichen Verkehrskreise des einen Mitgliedstaates über ausreichende Kenntnisse der Produkte und Dienstleistungen verfügen, die es auf dem nationalen Markt des anderen Mitgliedstaates gibt) oder sogar die gesamte Union haben.

Insgesamt sei es zwar nicht erforderlich, dass für jeden einzelnen Mitgliedstaat ein Nachweis über den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung dieser Marke erbracht wird, doch müssten die vorgebrachten Beweismittel den Nachweis ermöglichen, dass die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union erlangt wurde. Da die Frage, ob die vorgelegten Beweismittel ausreichen, um den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung nachzuweisen, eine Frage der Beweiswürdigung sei, obliege es nun dem EUIPO zu entscheiden, ob Nestlé dieser Nachweis in Bezug auf ihren "4 Finger KitKat"-Riegel in der gesamten Union gelungen sei.

Der EuGH ist von einer wörtliche Auslegung des Gesetzes ausgegangen und hat daran erinnert, dass die Unionsmarke in der gesamten EU "einheitlich" ist und dass die Unterscheidungskraft überall dort nachgewiesen werden muss, wo sie nicht vorhanden ist. Dieser strikte Ansatz beim Erwerb von Rechten steht in krassem Gegensatz zu dem flexibleren Ansatz bei der Durchsetzung und Aufrechterhaltung von Unionsmarken, wo "Einheitlichkeit" nicht das gleiche Schutzniveau bedeutet oder eine Nutzung in allen Mitgliedstaaten der EU erfordert. Nestlé und die EUIPO hatten sich auf diesen flexibleren Ansatz gestützt.

In einer EU mit 28 (oder bald 27) Mitgliedstaaten ist es selbst für die größten Unternehmen äußerst schwierig, einen EU-weiten Markenschutz für originär nicht unterscheidungskräftige Marken wie Formen, Farben und sonstige nicht traditionelle Marken zu erlangen, und zwar sogar für bestimmte originär nicht unterscheidungskräftige Wort- oder Bildmarken. Der EuGH hat zwar entschieden, dass die Nachweise nicht von Land zu Land erbracht werden müssen, doch in der Praxis wird dies in den meisten Fällen erforderlich sein. Die Entscheidung kann auch andere (bereits registrierte) Unionsmarken für Löschungen anfällig machen, wenn die erworbene Unterscheidungskraft - direkt oder indirekt - nur für einen einzelnen Mitgliedstaat nicht nachgewiesen wird.